神隊友『工研院』助松騰打贏 iRobot 掃地機器人專利大戰 專業智權管理師怎麼看?

神隊友『工研院』助松騰打贏 iRobot 掃地機器人專利大戰 專業智權管理師怎麼看?

▲松騰掃地機器人。(圖/翻攝自松騰官網)

【本文經合作夥伴吳憂授權轉載,並同意《智慧機器人網》修訂標題,作者:吳憂,《智慧機器人網》編輯整理】

文/吳憂

你的專利防護夠了嗎?

這幾天又有一個熱門新聞台灣掃地機器人廠商松騰,面對美國第一大廠iRobot全身而退。

松騰,一個規模只有iROBOT的1/25,為何可以全身而退,
媒體將焦點放在神隊友『工研院』的助攻,因工研院有將其中某一個專利申請於台灣中國,所以戰場由美國轉移到中國,讓松騰可以全身而退。

一切還是得依靠強大的中國可以解決得了??
但是我的看法是,這一切都只是專利戰爭策略的應用。

專利為屬地主義,在訴訟策略上當然需要找自己較有利的方式,而不是被挨著打。

主場優勢,應該在台灣,但是台灣市場小,所以戰場拉到中國是一個很合理的做法。讓他侵權發生地發生在我們熟悉的法律裡。

iRobot在美國國際貿易委員會(ITC)遞狀控告北美、中國大陸及台灣多家企業公司,所製造並『進口』美國販售之自動掃地機器人產品,侵害其6項美國專利發明,構成美關稅法337條所述不公平貿易競爭行為。

ITC是一個除了訴訟之外,在美國境內另一種「防止美國產業遭受進口產品的不公平的競爭而遭受損害的行政機構」,具有一定的裁量權,且可以造成被告有一定的時間壓力(一般來說12個月~18個月要結案)。

(下次再來詳述美國ITC整體流程~但我覺得沒有人想知道)。

但是請注意,ITC跟我們所謂的邊境條款是不一樣的,邊境條款只是一個執行方式,而ITC是一個具有司法裁量權的單位。

這些都不是今天我要聊的重點啦~~真的很愛離題耶。

我要說的是,當你沒有能力也沒有預算在智財的佈局上怎麼辦?創意無極限,預算有限制,怎麼辦?

1. 善用法規:

(1) 每一個國家都承認一個名詞叫做『國際優先權』,當你創作出一個產品,覺得是一個很大的賣點,不論是保護也好攻擊也好,你可以去提出專利申請,取的母案的時間,之後善用國際優先權在發明新型12個月內提出其他國家申請,在設計或商標6個月內提出其他國家申請。

(注意全世界專利都是採先申請主義;商標美國採使用主義,其他國家還是採取先申請主義)

當你有一個母案,這個母案建議申請台灣及中國,原因有以下兩個點,台灣不是PCT或馬德里的會員國,所以你需要透過中國才能提出PCT馬德里,這是以防未來你的產品突然如果要進軍很多國家,那麼可以爭取PCT 30個月優先權,而如果只申請台灣,那就可以只針對各個國家逐一申請,這個逐一申請的限制就是12個月內。

所以如果再考量未來市場方向,可以將台灣中國一起送件。
如此進可攻,退可守。

是啦!我知道費用是兩筆,但是我們已經很幸福了,台灣中國是全世界最便宜的地方了。

在你考量預算時,請把你未來的市場也納入考量。

(2) 如果你是設計專利,有一堆衍生出來的產品,但是沒有預算,請你可以考慮申請衍生設計,但是時間需要再在你的母案公告前提出,這個時間,我無法實質估算,因為這要看審查委員審查審查時間。如果可以請在8-10個月內提出。

2. 找尋神隊友:


(1)不是每一個廠商都可以像松騰一樣可以得到工研院的支持,但是每一個廠商都有自己配合的『事務所』,案件的好壞不只在於你的創意,還包含了專利的撰寫以及商標的規劃。

如果你丟個東西給事務所說,我就是要申請這個專利,然後呢???沒有了,那到底發明人是你還是事務所工程師?你要先知道自己的案件關鍵點,怎麼保護就是事務所的能力了,整個物品都是關鍵,那我可以跟你說,你會得到一個範圍有夠小的專利,因為必須符合全部要件才算是侵權。

我們常聽蘋果對上三星的專利訴訟,絕對不會是一件專利,也絕對不會是一整隻手機,一定是其中某一個關鍵,而那一個關鍵申請了專利再加上其他專利來相輔相成。

所以,請好好地跟你的事務所聊聊,讓他聽你說完之後,幫你分析專利最需要保護的部分在哪裡。

(2)授權,如果你沒有研發能力,但是你的敏銳度知道有甚麼產品可以賣得火紅,請去取的完整授權,來加強你的專利高牆。或是你有很好的研發能力,但是就是沒有市場敏銳度,那就把產品授權出去,不要說孩子是你的捨不得,親愛的,如果是這樣,你只會跟孩子一起餓死,因為『專利申請不貴,各國維護費才是最可怕的』,當你養不起孩子時,那最後只會變成公共財。

3. 審視自己的產品:

(1) 在現在資訊的爆炸已經不是我們像電腦一樣更新就來得及吸收,但是你的產品一定是你最關注的,當你的產品有一定的成熟度,你就要開始找下一個連結點,所謂的連結點就是在對手還在努力抄襲你的產品時,你已經有下一個可以攻擊防禦的武器,然後進一步專利申請及佈局。

(2) 在專利申請前,要進行檢索,原因無他,避免重複申請,避免量產侵犯他人權利。

但是有一個步驟非常重要,但是申請人很習慣忽略,專利『申請後』的監視,也就是專利申請後的相關專利檢索,原因有很多,簡單來說,你可以知道你的專利是否有被其他廠商研發出更高端的產品,另外,由於很多國家有新型的制度,可能會有並行的新型專利,為了避免有人拿著一張政府核可的證書『新型』行銷,麻煩專利申請後,如果你的產品賣得風風火火,一定要做核准後的專利監控檢索。

最後,如果走過了 12 個月或是 30 個月的優先權期間,你的產品還在市場上看不出個端倪,請回頭看看是否產品發生了甚麼問題,市場是你在跑,不是事務所在跑,能知道問題的只有你自己。

本文由吳憂授權轉載自其facebook。

作者簡介 吳憂

不想像刻板印象的法律人,愛上智財是因為那是法律中最有希望的部分,每天期待的就是看到未來的產品,專長是幫客戶做專利商標佈局,因為我相信錢要花在刀口上,新創公司最重要的就是活下去。

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